허술한 기술비밀 관리로 특허가 무효로 되는 경우 많아
(대전=연합뉴스) 유의주 기자 = 중소기업 A사는 신기술을 개발하고 특허출원 전에 B사와 물품공급 계약부터 체결했다.
그런데 A사는 계약서에서 비밀유지의무 조항을 빠뜨렸다.
A사는 그 신기술로 특허를 받았지만, 무효심판 과정에서 특허출원 전에 비밀유지의무가 없는 B사에 제품을 판매한 사실이 밝혀졌고, 결국 A사의 특허는 신규성이 없다는 이유로 무효가 됐다.
이 사례처럼 중소기업이 특허를 출원하기 전에 신기술의 비밀을 제대로 지키지 못해 어렵게 획득한 특허권이 허무하게 무효가 되는 사례가 적지 않다.
11일 특허심판원에 따르면 최근 5년간(2013∼2017년) 비밀유지의무를 둘러싼 특허무효심판 총 61건을 분석한 결과, 이 중 48%인 29건의 특허가 비밀관리 소홀로 무효가 됐다.
무효가 된 29건을 분쟁 당사자별로 보면 중소기업끼리 분쟁이 13건(45%), 중소기업과 개인 사이 분쟁 5건(17%), 중소기업과 해외기업 사이 분쟁 4건(14%) 등으로 중소기업과 관련된 사건이 대부분(79%)을 차지했다.
특허는 새로운 기술이어야만 주어지는데 이를 신규성 요건이라 한다. 다른 사람에게 알려진 기술은 특허를 받을 수 없다는 의미다.
따라서 특허를 받았더라도 나중에 다른 사람에게 이미 알려진 기술로 밝혀지면, 그 특허는 심판절차를 통해 신규성이 없다는 이유로 무효가 될 수밖에 없다.
실제 특허의 무효심판 단계에서는 기업 내부의 자료가 신규성 상실의 증거로 제출되는 경우가 많다.
따라서 중소기업들은 무효심판 절차에서 요구하는 최소한의 기술보안 조치라도 취해 두는 것이 중요하다.
이를 위해서는 기업 내부 자료에 비밀표시를 해 두거나, 사업제안서나 납품 계약서에 비밀유지 의무조항을 반드시 넣는 등의 조치가 일상화되도록 관리할 필요가 있다.
특허청이 제공하는 원본증명서비스와 계약서 표준서식, 해외 파트너와의 원활한 기술협상을 위한 IP 비즈니스 계약서 가이드북, '영업비밀 유출분쟁 법률자문 지원제도'와 전국 24개 지역 지식재산센터의 '중소기업 IP 바로 지원서비스' 등의 정보를 활용하는 것도 도움이 된다.
특허심판원 관계자는 "비밀유지의무를 둘러싼 특허무효 분쟁은 협력관계가 정리되는 과정에서 동업자끼리 다투는 경우가 대부분"이라며 "동업자끼리만 공유하던 내부 비밀자료를 근거로 소모적 특허분쟁이 일어나고, 그 결과로 중요한 특허가 무효로 되는 것은 매우 안타깝다"고 지적했다.
그는 "특허출원 전에는 기술비밀이 유지될 수 있도록 각별한 주의가 필요하다"고 말했다.
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