최근 미국 특허심판원(PTAB·Patent Trial and Appeal Board)의 재량적 기각(discretionary denial)에 관한 정책 변화에 대해 국내외 기업들의 관심이 집중되고 있다. 미국 내 특허침해소송에서 피고 측이 특허를 무효화시키기 위해 PTAB에 무효심판을 청구한 경우 PTAB은 여러 재량적 판단 요소를 고려하여 심리 개시를 거부할 수 있으며 이를 ‘재량적 기각’이라고 한다. 기존에는 PTAB가 미국 지방법원에서 진행 중인 특허침해소송이나 미국 국제무역위원회(IITC)에서 진행 중인 조사절차(병행 소송)가 있는 경우 다음의 ‘6가지 재량 판단 요소(Fintiv factors)’를 고려하여 재량적 기각 여부를 판단해 왔다.
1. 소송 중지 여부: 병행 소송에서 법원이 소송 중지를 명령했거나 심판 개시 시 소송 중지가 예상되는지 여부
2. 재판일 근접성: 병행 소송의 재판일이 PTAB의 최종 결정 예정 기한보다 얼마나 앞서는지
3. 병행 소송의 진행 수준: 법원과 당사자가 병행 소송에 투입한 시간 및 비용 규모
4. 쟁점의 중복 여부: IPR 청구서와 병행 소송 간의 쟁점이 얼마나 중복되는지
5. 당사자 동일 여부: IPR 절차의 청구인과 병행 소송의 당사자가 동일한지 여부
6. 기타 사정: 청구의 강도, 공익 등 기타 재량적 고려사항
그러나 2022년 6월 21일 발표된 캐시 비달 전 특허청장의 ‘재량적 기각에 관한 임시 지침서’에 따라 다음과 같은 경우에는 핀티브 요소를 고려한 재량적 기각이 제한되었고, 재량적 기각의 비율도 크게 감소한 것으로 나타났다.
1. 특허 무효사유를 뒷받침하는 설득력 있는 증거를 제시하는 경우
2. 병행 사건이 ITC 절차인 경우
3. 청구인이 병행 소송에서 IPR 청구서와 동일하거나 합리적으로 제기될 수 있었던 무효사유를 주장하지 않겠다고 확약한 경우(Sotera 확약)
그러던 중 올해 2월 28일에 미국 특허청은 비달 메모를 공식 철회했다. 이어 3월 24일에는 PTAB의 스콧 보알릭 수석 심판관이 그 철회의 취지를 설명하는 메모를 발표했고 3월 26일에는 코크 스튜어트 특허청장 대행의 메모를 통해 다음과 같은 중대한 정책 변화가 도입되었다.
1. IPR·PGR에 이원화된 심사 절차 도입: (1) 특허청장이 최소 3명의 PTAB 심판관들과 협의하여 재량적 기각 여부를 결정하고, 기각하지 않기로 판단하는 경우 특허청장은 사건을 재량적 기각 판단에 참여한 심판관들과는 다른 3인의 합의부에 회부한다. (2) 합의부는 통상적인 절차에 따라 심판 개시 여부를 결정하며 이 과정에서 법령상 재량이 허용되지 않는 요건들도 함께 검토한다.
2. 재량적 기각에 관한 별도 서면 제출 허용: (1) 특허권자는 PTAB의 청구서 접수 통지서 발송일로부터 2개월 이내에 재량적 기각의 근거를 설명하는 준비서면을 제출할 수 있다. (2) 청구인은 특허권자의 준비서면 제출 후 1개월 이내에 반박 준비서면을 제출할 수 있으며 추가 서면 제출은 정당한 사유가 있는 경우에 한해 허용된다.
즉 기존에는 IPR 청구서에 대한 예비 응답(preliminary response)에 본안에 대한 반박뿐만 아니라 재량적 기각에 관한 주장도 함께 포함되어 있었던 반면, 이번 정책 변화로 인해 재량적 기각에 대한 부분이 분리되어 별도의 준비서면 제출 절차가 마련된 것이다. 이는 특허청장이 IPR 개시 여부에 대해 본안 심리 이전 단계에서 보다 신속하고 독립적으로 판단할 수 있도록 한 것으로 보인다.
다만 스튜어트 메모에서는 PTAB의 현재 업무량을 고려하여 이러한 절차가 일시적인 조치임을 명시하고 있는 만큼 비달 메모의 철회와 스튜어트 메모가 재량적 기각 비율에 실질적으로 어떤 영향을 미칠지, 그리고 이번 절차가 얼마나 유지될지는 향후 그 추이를 지켜볼 필요가 있다.
주석호 법무법인(유) 세종 변호사
