특허청은 특허권자의 보호를 강화하고자 불법복제 소프트웨어 온라인 판매도 올해 3월부터는 처벌하도록 규정을 개정했다. 지난해 7월에는 ① 징벌적 손해배상 제도가 시행됐고 ② 침해부인 주장자에 대한 구체적 행위태양 제시의무 부여도 이뤄졌다. 이들 규정은 올해 경자년부터 본격적으로 활용될 것으로 보인다.
◆ 불법복제 소프트웨어 온라인 판매도 2020년 3월부터는 처벌
가. 개정이유 및 주요내용
3월부터는 타인의 특허발명을 도용한 소프트웨어(SW)를 온라인으로 판매하는 경우 특허침해로 처벌을 받게 된다. 현행법은 소프트웨어 등과 같은 방법의 발명인 경우 그 방법을 사용하는 행위만을 특허를 받은 발명의 실시로 규정하고 있어 소프트웨어 등을 정보통신망을 통하여 전송하는 행위가 특허를 받은 발명의 실시에 해당하는지 불분명하여 보호하기 어려운 측면이 있다.
방법의 발명인 경우에 그 방법의 사용을 청약하는 행위를 특허를 받은 발명의 실시에 포함되도록 하되 이로 인한 소프트웨어 산업의 위축을 방지하기 위하여 특허를 받은 발명의 실시가 방법의 사용을 청약하는 행위인 경우 특허권의 효력은 그 방법의 사용이 특허권 또는 전용실시권을 침해한다는 것을 알면서 그 방법의 사용을 청약하는 행위에만 미치도록 하였습니다.
나. 입법 과정
특허청에 따르면 SW는 특허법상 보호 대상인 물건에 포함되지 않아 USB 등 기록 매체에 담겨 오프라인으로 유통될 때만 특허로 보호되어, 특허청은 2005년부터 특허발명이 포함된 SW가 온라인으로 무단 유통되지 않도록 특허법 개정을 추진해 왔다. SW를 특허대상에 포함하는 최초 개정안은 침해대상이 과도하게 확대돼 관련 산업이 위축될 수 있다는 민간단체와 소관 부처 반대에 부딪혀 수차례 법 개정이 무산됐다.
결국 특허청은 특허권자의 이익과 관련 산업 보호라는 두 마리 토끼를 잡기 위해 온라인으로 무단 유통되는 SW를 차단하는 최종안을 도출하여, 최근 개정법이 국회를 통과해 내년 3월부터 시행된다.
◆ 지난해 7월 9일 시행된 특허법의 주된 개정 사항은 ① 침해부인 주장자에 대한 구체적 행위태양 제시의무 부여 ② 징벌적 손해배상 제도의 도입 등으로 특허침해행위에 대하여 권리자의 사후적 구제책을 강화
가. 침해부인 주장자에 대한 구체적 행위태양 제시의무 부여
구체적 행위태양 제시의무란 특허침해소송에서 권리자의 입증책임을 완화하고, 신속성을 제고하기 위해 도입된 규정이다. 소송에서 침해사실을 부인하는 피고가 발명에 관한 자신의 구체적인 실시행위 등을 제시하도록 한 규정인데, 피고가 이를 제시할 수 없는 ‘정당한 이유’가 있는 경우에만 그 책임이 면제된다.
정당한 이유 없이 이를 제시하지 않는 경우 법원은 원고의 침해주장을 진실한 것으로 인정할 수 있고, 피고가 주장하는 정당한 이유가 있는지를 판단하기 위해 법원은 당사자들에게 자료제출을 명할 수 있다.
나. 징벌적 손해배상 제도의 도입
지난해 특허법 개정에서 가장 큰 주목을 받은 부분은 징벌적 손해배상 제도의 도입이다. 신설된 규정에 따르면 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우 법원은 특허법 제128조 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배의 범위 안에서 배상액을 정할 수 있도록 했다. 덧붙여 고의 여부를 판단하기 위한 기준으로 침해자의 지위, 고의·손해에 대한 인식, 피해규모, 침해자의 이익 등 8가지 정황증거에 관한 규정도 개정법에 삽입했다.
■약력
△ 카이스트 대학원 공학석사
△ 고려대 대학원 법학과 지식재산권법 박사수료
△ 대한변호사협회 등록 지식재산권법 전문변호사
△ 특허청 특허제도·특허법 개정담당 사무관
△ 성균관대 지식재산권법 겸임교수
△ ‘실무에서 바로 쓰는 특허분쟁 지침서’ 저자
오성환 < 법무법인(유한) 바른 변호사/ 변리사 >